아마존의 기능 특허 침해신고 절차, APEX [ASK미국 상표/특허/저작권법-채희동 변호사]

▶문= 아마존의 기능 특허 침해신고 절차인 APEX에 대해서 알려주세요. ▶답= 아마존은 특허, 상표, 저작권 침해에 대해서 신고를 받아 조치를 취하는 절차를 운영하고 있습니다. 특히 디자인 특허 침해에 대해서는 상대적으로 적극적인 조치를 취하고 있습니다. 다만, 기능 특허 침해에 대해서는 조치가 잘 취해지지 않는 경향이 있습니다. 이를 보완하여 아마존은 Utility Patent Neutral Evaluation 프로그램을 운영해왔으며, 최근에 이를 공식화하여 APEX (Amazon Patent Evaluation Express) 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. APEX 절차는 기술적으로 복잡하지 않은 미국 기능 특허에 대해 적용되며, 특허 소유자는 아마존 리스팅의 제품이 특허를 침해했음을 입증함으로써 아마존 리스팅이 삭제되는 결과를 얻을 수 있습니다. 특허 소유자는 특허의 청구항 하나를 선택하여 APEX 신청을 할 수 있으며, 신청이 승인되면, 아마존은 해당 판매자에게 연락하여 APEX 참여 여부를 물어봅니다. 판매자가 참여를 거부하면 자동으로 패소하게 되며, 참여에 동의하면 양측은 각각 $4,000를 납부하고 중재자를 선정합니다. 특허 소유자는 침해에 대한 주장을 담은 서면을 제출하고, 아마존 판매자는 그에 대한 반박 서면을 제출합니다. 이후 특허 소유자는 다시 반박에 대한 답변 서면을 제출하게 됩니다. 중재자는 이러한 문서들을 검토하여 특허침해 여부를 판단합니다. 판단이 끝나면, 승소한 측은 납부한 $4,000를 환불받게 됩니다. 아마존 판매자가 참여를 거부하거나, 중재자가 특허 침해라고 판단하면, 해당 상품의 아마존 리스팅은 삭제됩니다. APEX 절차는 일반 특허소송에 비해 대단히 신속하고 저렴한 비용으로 진행할 수 있다는 장점이 있습니다. 또한, 중재자가 신규성이나 진보성 부재에 따른 특허 무효성을 검토하지 않고, 특허 청구항 하나에 대해서만 진행하기 때문에, 특허의 기술적 복잡성이 낮고 권리범위가 넓은 경우에 유리한 결과가 나올 가능성이 높습니다. 다만 이 절차를 통해 손해배상을 청구할 수는 없고, 특허에 이슈가 있을 경우 상대방과의 법적 분쟁이 확대될 리스크가 있습니다. 따라서, 특허, 아마존 판매자, 아마존에 리스팅 된 제품 등을 검토하여 APEX 절차의 진행 여부를 결정하여 진행할 수 있겠습니다. ▶문의:(213)387-3630 채희동 변호사아마존 미국 특허침해 여부 기능 특허 특허 상표

지식 재산권의 소유권자 [ASK미국 상표/특허/저작권법-채희동 변호사]

▶문= 특허, 상표, 저작권 등의 지식 재산권은 누구에게 소유권이 있나요? ▶답= 특허의 경우, 일반적으로 특허 소유권은 처음으로 발명한 사람에게 귀속된다고 간주되며, 이 발명자는 자유롭게 특허를 양도하거나 라이선스를 부여할 수 있습니다. 그러나, 발명이 회사의 자원이나 시설을 이용해 직무범위 내에서 이루어진 경우, 해당 특허는 회사에 속할 수도 있습니다. 반면에, 회사의 자원이나 시설, 비밀 정보 등을 사용하지 않고 개인 시간에 발명했다면, 그 특허는 회사에 귀속되지 않을 수 있습니다. 특허법은 연방법이지만, 특허의 소유권의 판단은 주법을 따르므로, 적용되는 주법에 따라 직원의 발명이나 외부인 고용을 통한 발명에 대한 소유권을 명확히 하기 위해서는 적용되는 주법에 따라 적절한 계약서를 체결해 놓는 것이 중요합니다. 상표권의 경우, 최초의 상표권자는 상표를 고안하거나 채택하여, 제품이나 서비스와 관련하여 상표를 사용한 자입니다. 상표권자는 상표권을 양도하거나 라이선스를 부여할 수 있습니다. 그러나, 상표 사용에 여러 개인이나 회사들이 관여하는 경우, 상표권이 누구에게 있는지에 대한 문제가 발생할 수 있습니다. 이러한 경우에는 상표가 사용되는 제품이나 서비스의 성질이나 품질 관리에 대한 통제를 누가 하고 있는지를 통해 상표권자를 판단합니다. 분쟁을 줄이기 위해서는 이 통제권이 누구에게 있는지 명확하게 하는 것이 좋으며, 통제권이 잘 유지되어야 상표권자의 지위를 유지할 수 있습니다. 저작권의 경우, 일반적으로 저작물을 창작한 저작자에서 최초의 소유권이 있으며, 저작자는 저작물에 대한 저작권을 자유롭게 양도하거나 라이선스를 부여할 수 있습니다. 그러나, 직원이 직무와 관련하여 저작물을 창작한 경우 (work made for hire), 회사가 저작자로 간주되어 회사에 최초의 소유권이 귀속됩니다. 직원이 아닌 창작자가 회사로부터 보상을 받아 저작물을 창작한 경우에는 work made for hire 계약이나 양도계약을 통해 회사의 소유권을 확보할 수 있습니다. 그렇지 않은 경우, 회사는 라이선스만 부여받은 것으로 간주될 수 있습니다. 비즈니스 운영에서는 특허, 상표, 저작권 등의 권리를 잘 확보하는 것이 매우 중요합니다. 이러한 권리가 잘 확보될 수 있도록 관련 법을 잘 이해하고, 필요한 계약 서류를 체결해 놓는 것이 필요합니다. 또한 문제가 발생한 경우 적절한 시기 내에 법적 조치를 취하는 것이 중요합니다. ▶문의: (213) 387-3630 채희동 변호사미국 소유권자 특허 상표 특허 소유권 지식 재산권

지식 재산권 각각에 대해서 권리기간은 어떻게 되나요? [ASK미국 상표/특허/저작권법-채희동 변호사]

▶문= 지식 재산권 각각에 대해서 권리기간은 어떻게 되나요? ▶답= 지식 재산권에는 크게 특허, 상표, 저작권, 영업 비밀 등이 있으며 각각의 권리 발생 기준이 있으며 권리 유지를 위해 필요한 조치들이 있습니다. 특허의 경우는 특허청으로부터 특허를 등록받은 날짜부터 권리가 발생하고, 상표의 경우는 상표 사용을 시작하거나 상표 출원일부터 권리가 발생하며, 저작권의 경우는 창작물을 만들어낸 순간부터 권리가 발생하게 됩니다. 특허의 존속기간은 기능 특허의 경우, 특허 출원일로부터 20년이며, 특허 등록 유지를 위해 등록일로부터 3.5년 차, 7.5년 차 및 11.5년 차에 연차료를 납부하여야 합니다. 디자인 특허의 존속 기간은 등록일로부터 15년이며, 별도의 연차료는 없습니다. 존속 기간이 만료되거나 특허 등록이 취소되었을 경우 해당 특허의 기술이나 디자인은 누구나 사용할 수 있습니다. 상표의 경우 상표를 지속적으로 사용함으로써 권리를 유지할 수 있고, 상표를 포기하거나 장기간 사용하지 않았을 때 권리를 상실할 수 있습니다. 상표등록 유지를 위해서는 등록일로부터 5년과 6년 사이에 사용 선언서를 제출하여야 하며, 필요한 경우 유효성 증명을 보임으로써 상표 등록 취소가 어려운 좀 더 강력한 상표로 만들 수 있습니다. 상표 등록의 존속 기간은 등록일이나 갱신일로부터 10년이며, 지속적으로 갱신함으로써 잠재적으로 영구히 상표 등록을 유지할 수 있습니다. 저작권의 보호 기간은 1978년 이후 창작물의 경우, 창작자의 사후 70년까지이며, 직무 저작물의 경우는 최초 출판 후 95년 또는 창작일로부터 120년 중에서 짧은 기간입니다. 보호기간 만료 후에는 창작물을 누구나 사용할 수 있게 되지만, 상표권, publicity right 등 다른 권리로 보호되는 부분은 없는지 유의해야 합니다. 영업 비밀은 시장에서 경쟁 우위를 가능하게 하는 경제적 가치가 있는 기밀사항으로 제조법, 레시피, R&D 정보, 노하우, 마케팅 전략, 고객 리스트 등이 있으며, 권리로서 인정받기 위해서는 기밀을 유지하기 위해 합리적이고 적절한 조치들을 취해야 합니다. 영업 비밀권이 인정되면 부적절한 방법으로 이를 획득한 경쟁사나 기밀을 누출한 직원 등에 대해서 법적 조치를 취할 수 있습니다. 또한, 기밀을 잘 유지하고 제삼자가 독자적으로 만들어내지 않는 한 잠재적으로 영구히 영업 비밀 권리가 지속될 수 있습니다. ▶문의: 213)387-3630 채희동 변호사미국 권리기간 특허 상표 지식 재산권 상표 사용

맨해튼서 ‘짝퉁’ 명품 대규모 단속

뉴욕시경(NYPD)이 로어맨해튼 일대 거리에서 판매되고 있는 1000만 달러 상당의 ‘짝퉁’ 명품을 압류했다고 밝혔다. 28일 에드워드 카반 뉴욕시경 수석부국장은 이날 로어맨해튼 차이나타운의 커낼스트리트와 브로드웨이 교차로에서 판매되고 있는 롤렉스·구찌·루이비통 등 유명 브랜드의 가짜상품을 모두 압류하고 이를 판매하고 있던 노점상 17명을 상표 위조 등의 혐의로 체포했다고 밝혔다. 경찰에 따르면 이날 단속으로 경찰이 압류한 ‘짝퉁’ 상품은 트럭 3대 분량에 달하는 것으로 알려졌다. 압류된 가품 중에는 시중에서 적게는 500달러에서 많게는 1만 달러에 판매되는 제품과 비슷하게 만들어진 가품들로 노점에서는 50달러 내외에 팔리고 있었다. 위조 식별 전문가에 따르면 압류된 모조품 중 대부분은 중국이나 인도에서 만들어진 것으로 확인됐다. 또 이번 가품 판매 단속은 커낼스트리트에서 매장을 운영하고 있는 익명의 업주의 신고가 접수된 후 이뤄졌다고 설명했다. 경찰은 불법 노점상들이 해당 보도를 가로막아 보행자들에게 피해를 주고 지역 비즈니스에 부정적인 영향을 미치고 있었다며 이번 단속을 통해 상표 위조품을 판매하는 것은 불법이라는 점을 다시 한번 상기시킬 수 있었다고 전했다. WABC 뉴스는 체포된 17명의 노점상은 유죄가 확정될 경우 최대 징역 10년형에 처해질 수도 있다고 보도했다. 심종민 기자맨해튼 대규모 명품 대규모 판매 단속 상표 위조품

[지식재산권] 상표 등록과 아마존 브랜드 레지스트리

연방 상표청에 상표를 등록하면 미국에서 상표권을 주장하는데 수월하며 온라인 쇼핑몰에서 제품을 판매하는데 혜택을 받을 수도 있다. 상표 등록을 위해 상표를 출원하기 전에 첫 단계는 상표의 구상과 상표가 사용되거나 사용될 제품이나 서비스를 정하는 것이다. 상표를 처음에 신중히 구상하지 않고 상표 출원을 하면 다음에 상표 등록이 거절될 확률이 높고, 따라서 시간과 비용이 낭비될 수가 있다. 다음 사항을 고려해서 상표를 정하면 상표 등록을 위한 상표 출원시 거절 확률은 낮추고 원활한 등록이 가능하다. 우선 상표의 문자를 구상할 때 제품이나 서비스를 설명하는 용어는 피하고 오히려 제품이나 서비스와 연관성이 없는 임의적인 용어가 더 좋다. 많은 분이 상표를 정할 때 제품이 더 잘 나타나게 하기 위해서 제품에 대한 용어를 쓰지만 이러한 묘사성 용어는 상표 구상에 좋지 않다. 미국에서는 제품이나 서비스를 묘사하는 용어가 상표 전체에 사용이 되면 상표청에서 묘사성 거절이 나온다. 만약 묘사성 용어를 상표 전체가 아닌 부분에만 사용이 되면 그 상표 부분은 독점권 포기(Disclaim)가 되어서 효과가 줄어들 수 있다. 그리고 지리적 위치, 특히 그 지리적 위치가 상품이나 서비스와 연관이 있으면 그런 용어는 묘사성으로 간주할 가능성이 높으니 피하는 것을 권한다. 예를 들어서 한국 분들이 상표에 ‘KOREA’를 자주 사용하시는데 상품이나 서비스가 한국에서 나온다면 상표청에서 KOREA라는 용어는 지리적 묘사성이 있다고 결정을 할 가능성이 높다. 또한 Best, Super, Ultimate같이 상품이나 서비스를 칭찬하는 용어도 묘사성으로 간주할 가능성이 높으니 피하는 것이 좋다. 상표를 구상한 후에는 인터넷을 통해 구상한 상표와 유사한 상표가 연관된 제품이나 서비스에 사용되어 있는지 유사상표 검색을 하는 것이 중요하다. 인터넷 검색엔진을 사용해도 되고 연방 상표청의 상표 검색 엔진인 Trademark Electronic Search System(TESS)으로 검색해도 된다. 변호사를 통해 더 자세한 유사상표 검색을 하는 것이 좋지만, 변호사를 고용하기 전에도 직접 유사상표 검색을 해서 첫 단계로 구상한 상표 중 거절이 위험한 상표는 가려내는 것도 좋은 방법이다. 만약 구상한 상표와 매우 유사한 상표를 찾았는데 그 유사 상표가 현재 다루는 상품과 연관성이 있는 상품에 사용된다면 새 상표를 구상하는 것이 안전할 것이다. 많은 한국분이 아마존을 통해서 판매하고 아마존 브랜드 레지스트리에 등록하여 여러 가지 혜택을 받는다. 아마존 브랜드 레지스트리는 미국 상표 출원이나 등록 이후에 가능하며 브랜드 레지스트리를 위해 몇 가지를 염두에 두고 상표 출원을 하는 것을 권한다. 우선 아마존 브랜드와 출원된 상표는 문자와 띄어쓰기까지 완전히 동일해야 한다. 만약 로고 상표를 출원한다면 로고 안에 있는 모든 문자가 아마존 브랜드와 동일해야 한다. 로고 안에 포함된 문자가 매우 길다면 아마존 브랜드도 동일하게 긴 문자가 되기 때문에 소비자가 기억하기 어려운 아마존 브랜드가 될 수 있으므로 이 점을 염두하는 것이 좋다. 그리고 문자가 없이 로고만 있다면 본 로고는 아마존 브랜드 레지스트리가 불가능하다. 상표를 신중하게 구상하면 미국에서 상표 등록이 비교적 수월할 수 있다. 위에 설명된 점을 고려해서 상표를 구상한다면 상표 등록 및 아마존 브랜드 레지스트리 등록에 도움이 될 것으로 판단한다. ▶문의: (571)685-8276, jun.ha@lozaip.com 하준상 / Loza & LozaLLP 변호사지식재산권 아마존 레지스트리 상표 출원시 브랜드 레지스트리 유사상표 검색

[지식재산권] 혼동 가능성 이유서 답변

상표 출원 시 혼동 가능성(Likelihood of Confusion)으로 인한 거절은 상표 출원의 거절 이유 중 가장 많은 부분을 차지한다. 혼동 가능성의 중요한 판단 기준은 상표 간의 유사성과 그 상표가 사용되는 상품 간의 유사성이다. 출원상표의 심사에서 비교 대상이 되는 각 상표 또는 서비스의 성질 및 서로의 관련성은 상표 출원 및 등록 상표에 기재된 상품 또는 서비스를 기준으로 한다. 일반적으로 구매자는 상표의 세부적인 면을 기억하지 않으며 상표 및 상품에 관련된 전체적 인상 만을 기억한다. 그러므로 심사관은 상표의 세부적인 면이 달라도 전체적으로 받는 인상에 혼동 가능성이 있는가를 판단하게 된다. 이처럼 객관적 요인 이외에 주관적 요인도 고려된다. 심사관은 문자 상표(Word Mark)의 유사성에 대해 후출원인의 상표와 인용되는 선등록 또는 선출원 상표의 겉모습, 발음 및 의미를 비교하여 결정한다. 인용된 상표와 비교할 때 상표의 일부분이 단순히 변경, 삭제 또는 추가된 것은 그로 인한 차이가 뚜렷한 상업적 인상의 차이를 일으키지 않는 한 혼동이 있을 수 있는 것으로 본다. 즉, 상품의 성질을 단순히 묘사하거나 일반적으로 표현한 차이점은 상업적 인상의 차이가 없다고 간주하나, 새로운 또는 간접적, 즉 암시적인 의미의 차이점은 뚜렷한 인상의 차이가 있어 혼동 가능성이 없다고 주장할 수 있다. 디자인 상표(Design Mark)의 경우에는 겉모습, 즉 시각적 유사성이 판단의 기준이 되지만, 문자와 디자인이 결합한 상표는 문자에 일반적으로 비중을 더 주며, 문자에 별 특징이 없는 경우에는 디자인에 비중을 두게 된다. 상표의 유사성 비교 후 상표가 사용되는 상품의 유사성도 매우 중요히 고려되겠다. 미 특허청의 거절을 극복하려면 상표 및 사용 상품의 차이점에 근거해 상표의 전체를 비교했을 경우 혼동 가능성이 없다는 주장과 증거를 제출하면 된다. 기본적으로 후출원인은 거절에 인용된 상표와 자신의 상표에 차이점이 있고, 그 차이점으로 의해 두 상표의 구매자층에 주는 전체적 상업적 인상이 다르므로 혼동이 없음을 주장한다. 특허청에서 혼동을 일으킬 수 있는 부분이라 지적한 상표의 부분이 관련된 상품에서는 흔히 사용되는 단어/문구/디자인일 경우, 후출원인은 특허청에 이미 등록된 여러 상표를 예로 하여, 특허청에서 지적한 부분은 특별한 보호 범위가 아님을 증거 자료로 제출할 수 있다. 만일 등록상표의 단어나 디자인이 상품이 업계에서 특정한 의미를 갖는다면 제삼자, 출원인 및 등록 상표권자의 출판물에 단어나 디자인이 업계가 사용하는 특정한 의미로 사용되고 있음을 제시하여 등록상표의 보호 범위가 좁다 주장할 수 있다. 추가로 상표 출원서에 기재한 상품을 선등록상표의 상품과 구별되도록 보정하여 극복할 수도 있다. 언뜻 유사해 보이나 혼동 가능성이 없는 것으로 인정된 예에는 BED AND BREAKFAST REGISTRY(숙박업)와 BED AND BREAKFAST INTERNATIONAL(숙박업), AMAZON(핫소스)과 AMAZON(식당업)이 있다. 반대로 혼동 가능성이 있어 거절된 상표의 예로는 PINE CONE(과일 포장용기)과 PINE CONE(과일 통조림), ULTRATAN(선탠 관련 상품)과 ULTRATAN(선탠 관련 서비스)가 있겠다. ▶문의: (213)389-3777 박윤근 / Park Law Firm 변호사지식재산권 가능성 혼동 상표 출원서 혼동 가능성 등록 상표권자

[지식 재산권] 상표의 본 등록과 보조 등록

상표는 한 소유권자의 상품 출처를 다른 사람의 상품과 구별하는 단어, 문구, 기호 또는 디자인입니다. 서비스마크는 제품이 아닌 서비스의 출처를 식별하고 구별한다는 점을 제외하고는 상표와 동일합니다. 미국 상표 등록은 본 등록(Principal Registry)과 보조 등록(Supplemental Registry)의 두 가지가 있습니다. 간단히 비교하자면 본 등록은 고유한 상표가 등록된 표준 레지스트리이고 보조 등록은 설명적이거나 지역명이 포함되었거나 상품의 겉모양을 상표로 등록하는 등 상표의 기능이 약하다고 여겨지는 상표가 등록되는 보조 레지스트리입니다. 보조 등록으로 등록된 상표는 이차적 의미(Secondary Meaning)가 입증될 수 있으면 본 등록에 재출원하여 등록될 수 있습니다. 이차적 의미는 시간이 지남에 따라 소비자가 특정 제품에 대한 상표를 상품의 출처로 인식하여 식별이 가능하게 될 때 발생합니다. 이 경우 기업이 처음에는 등록할 수 없었을 설명적 표시 또는 약한 상표가치의 표시에도 상표권을 획득할 수 있습니다. 설명적 상표 또는 약한 상표가치의 상표는 상표법에 따라 이차적 의미를 입증하기 위해 충분히 사용된 후 미래의 어느 시점에 본 등록의 대상이 될 수 있습니다. 일반적으로 이러한 상표는 5년 동안 계속 다른 사람으로부터 상표 소유권자의 상표에 대한 이의 제기나 법적 문제가 없었으면 상표 소유권자의 증언으로 보조등록을 거치지 않고 본 등록에 등록이 될 수 있습니다. 만일 상표가 매우 설명적인 상표이거나 매우 약한 상표가치를 지니고 있다면 오랜 시간이 지나도 보조 등록에서 벗어날 수 없을 수 있지만, 상표에 대한 소비자의 인식, 상표의 유명성, 오랜 지속적인 광고, 광고 및 판촉에 투자한 투자비용, 광고 및 판촉물의 독특성 및 기타 이차적 의미를 보여주는 증거를 제시할 수 있다면 상표심사 변호사의 결정으로 본등록에 등록될 수 있습니다. 보조 등록에 등록됐다는 의미는 미국 특허청이 등록된 표시가 미국 연방법 아래 상표권리가 있을 수 있음을 증명한 미국 연방에 등록된 상표이며, 상표가 등록부에 나열된 제품 또는 서비스에 사용될 때 등록된 기호를 본등록에 등록된 상표와 같이 사용할 권리가 상표 소유권자에게 있음을 의미합니다. 또한 미국 특허청에 상표 신청 후 접수되는 관련 상품에 대해 혼동을 줄 수 있는 유사한 상표 등록을 본 등록과 같은 범위로 등록을 차단해 줍니다. 추가로 보조 등록에 등록된 상표도 본 등록에 등록된 상표와 마찬가지로 아마존 셀러가 아마존 브랜드 레지스트리에 접수를 위해 제출해야 하는 연방 상표등록 증명으로 유효합니다. 보조 등록은 본 등록에 등록된 상표에 부여되는 상표 소유권 및 배타적 권리 또는 상표의 상표기능에 대한 미국 특허청의 심사를 통한 권리는 부여받지 않습니다. 추가로 보조 등록에 등록된 상표는 위조 제품에 관한 연방 상표법을 사용할 수 없으며, 미국 세관에 등록해 혼동상표 사용 또는 위조 제품 수입을 세관에서 중단하는 데 사용할 수 없습니다. ▶문의: (213)389-3777, park@parklaw.com 존 박 / 박 로펌 변호사지식 재산권 상표 보조 혼동상표 사용 상표 소유권자 상표심사 변호사

[지식 재산권] 한국 기업의 미국 상표 출원 유의사항

코로나19 팬데믹이 불러온 큰 변화 중 하나는 바로 전자상거래 시장의 대폭적인 성장으로 꼽을 수 있다. 이에 한국 기업이 미국에서 상표를 출원할 때 유의해야 할 점에 대해서 알아보겠다. 먼저, 상품(서비스)과 상품류이다. 기업에서는 상표가 결정된 이후 해당 상표를 사용하여 판매할 상품(서비스)과 포함된 상품류를 지정해서 출원해야 한다. 종종 기업들이 상표권을 통하여 해당 단어에 대한 모든 독점권을 갖는다고 오해하는데 상표 등록은 단어 자체에 대한 권리가 아닌 지정된 상품에 제한된 권리이다. 상품류는 총 45개로 상품은 1~34류, 서비스업은 35~45류로 구분된다. 간혹 기업들이 온라인에서 상품을 판매하기 위해 35류로 상표를 출원하는 경우가 있다. 35류는 홍보, 사무실 기능, 도소매, 중개, 판매대행 서비스를 포함한 류로 미국에서 해당 서비스를 직접 제공할 경우에만 적합하다. 만약 아마존이나 이베이 등의 전자상거래 플랫폼을 통해 상품을 판매할 경우, 판매하는 상품의 상품류를 지정해야 하며 35류에 대한 출원은 불필요하다. 정확한 상품(서비스)과 상품류를 지정하지 못할 경우 심사관의 OA가 발부되며 OA 대응을 위해서는 추가적인 비용이 발생하기에 출원 시 꼼꼼히 확인할 필요가 있다. 다음은 상표 사용이다. 많은 기업이 상표의 보호 범위를 늘리기 위해 한국에서처럼 최대한 많은 품목을 지정하여 상표 출원을 시도한다. 하지만 미국에서 상표를 출원하기 위해서는 반드시 실제로 상표를 사용하여 상품(서비스)을 판매해야 한다. 상표 등록을 위해서는 사용실적서를 제출해야 하는데 출원된 상표가 지정한 상품(서비스)에 사용되는 사진 등이 되겠으며 제출할 수 있는 자료로는 상품 사진, 패키징, 라벨, 태그 등이 있다. 해외 등록 상표를 기반으로 출원할 경우 사용실적서 제출 없이도 등록이 가능하지만, 등록 후 5~6년 차에 증거자료를 제출해야 한다. 마지막으로 상표 선정이다. 기업이 선택하는 모든 상표가 미국에 등록될 수 있는 것은 아니다. 식별력이 약한 상표는 등록이 불가하다. 예를 들어, 커피를 판매하면서 'Coffee'라는 상표를 사용할 경우 상표가 제품을 그대로 지칭하는 단어로 상표 등록이 불가하며, 신발의 상표로 'Good Shoes'를 사용할 경우 상품을 묘사하는 단어로 구성되어 부기록부에만 등록이 가능하다. 임의적인 단어 또는 Google이나 Exxon과 같이 창작된 단어는 식별력이 강하여 상표로 사용하기 좋겠다. 단, 아무리 식별력이 강해도 타기업이 이미 유사한 상표를 출원한 경우 등록이 불가하다. 두 상표가 유사하고 소비자가 상품이나 서비스가 동일한 출처에서 왔다고 생각할 수 있을 경우 혼동가능성(Likelihood of Confusion)이 있다고 판단된다. 상표의 외관뿐만 아니라 소리, 전체적인 임프레션을 보고 유사상표 여부를 판단하기 때문에 등록 가능성을 높이기 위해서는 사전에 유사한 상표가 있는지 검색하는 것이 바람직하다. 미국 상표법을 준수하면서 기업의 이미지를 대표할 수 있는 좋은 상표를 선정하는 것이 매우 중요하겠다. ▶문의:(323)954-9500 ext.142 김 바바라 / KOTRA LA IP DESK 변호사지식 재산권 미국 유의사항 상표 출원 유사상표 여부 상표 등록

[지식 재산권] 온라인 셀러 대상 상표 침해 소송

2018년부터 모조품을 판매하는 온라인 셀러들을 대상으로 일리노이 북부 지방법원에 제기되는 상표 침해 소송에 대한 지원 문의가 접수되고 있다. 본 상표 침해는 Mass Counterfeiting cases라고 불리는데 이베이나 엣지, 위시 등의 온라인 상거래 플랫폼에서 모조품을 판매하는 온라인 셀러들을 하나의 상표 침해 소송에 단체로 피고로 적격하여 소송을 제기하는 것을 말한다. Mass Counterfeiting 소송은 지금 미국 지재권 분야에서는 핫이슈이다. 이러한 소송은 2015년에는 전체 상표 소송의 3%에 불과하였으나, 2020년에는 총 592건을 기록하며 전체 상표 소송의 16%를 차지하게 되었다. 이러한 특정한 형태의 상표 소송이 전체 상표 소송의 엄청난 부분을 차지하고 있다. Mass Counterfeiting 소송이 가장 활발하게 일어나는 지역은 일리노이 북부 지방법원이다. 다른 법원에서도 조금씩 소송이 제기되고 있으나 일리노이 북부 지방 법원에는 2020년까지 총 1475건이 접수돼 대부분의 Mass Counterfeiting이 접수된 것으로 기록되었다. 이렇게 나날이 늘어나는 Mass Counterfeiting 소송에 걸리지 않기 위해서는 어떻게 해야 할까? 온라인에서 판매하는 제품은 반드시 정품이어야 한다. 온라인에서 판매하는 제품은 정식 유통업체 또는 정식 소매점에서 구매하여야 하며 정품을 구매한 경우에는 추후 상표 소송에 걸렸을 경우 정품임을 증빙할 수 있도록 반드시 영수증을 보관하여야 한다. 주의하여야 할 것은 알리바바나 알리익스프레스에서 100% 정품이라며 판매하는 제품들은 대부분 정품이 아닐 수 있다. 지난 수년간 해당 사이트에서 정품이라고 하여 제품을 구매한 뒤 상표 침해 소송에 걸린 우리 기업들이 해당 알리바바나 알리 익스프레스 셀러에게 소송에 걸렸으므로 정품 증빙 서류를 보내 달라고 요청하였을 때 연락이 온 판매처는 단 한 곳도 없다. 만약 이러한 사이트에서 구매할 계획이 있는 기업은 미리 정품임을 확인하고 해당 서류를 보유한 뒤 구매를 하는 것이 좋겠다. 또 다른 방법은 상표권자에게 정식으로 라이선스를 받는 경우이다. 의외로 많은 상표권자가 자신들의 상표에 대해 라이선스를 주는 것에 동의한다. 유명 상표의 경우는 웹사이트 등에서 라이선스를 원하는 기업이 어떻게 연락을 취해야 하는지를 안내하기도 한다. 또는 상표청에서 찾을 수 있는 주소를 활용하여 직접 상표권자에게 라이선스 문의를 취해봐도 되겠다. 마지막으로 유의해야 할 사항은 최근 사용되는 ‘온라인 쇼핑몰 통합 관리 시스템’이라는 것이다. 이는 위시 등의 쇼핑몰에 한국의 쿠팡 및 지마켓 등에 판매되는 제품을 일괄 리스팅하는 것인데, 기업 입장에서는 수월하게 몇만개의 제품을 리스팅할 수 있다. 그러나 이러한 대량 등록 프로그램을 사용할 경우, 자신이 판매하고자 하는 제품이 미국에 등록된 타인의 상표인지가 확인이 되지 않은 채 그대로 등록시키고 있어 해당 프로그램을 사용한 우리 기업들이 몇 주 간격으로 3차례의 상표 침해 소송을 당하는 것을 보았다. 해당 프로그램을 이용하는 것은 많은 위험성이 있으므로 사용이 지양되어야 할 것으로 생각된다. 팬데믹으로 인해 온라인 쇼핑이 선호되며 2019년에 비해 2020년의 온라인 판매는 32.5% 늘어났고 온라인 시장은 계속된 성황을 누리고 있다. 그러나 온라인 시장이 성황을 누리는 만큼 판매자를 대상으로 하는 소송 역시 더욱 활발해질 것으로 예상한다. 우리 기업에서 정품 확인을 게을리하거나 정품이 아니라도 한 번쯤은 괜찮겠지라는 안일한 생각은 사업의 존폐를 흔드는 큰 문제로까지 번질 수 있으므로 온라인에서 제품을 판매할 때는 만전의 주의를 기울여야 함을 거듭 강조하겠다. ▶문의: (323)954-9500 (Ext. 142) 김윤정 / KOTRA LA IP 데스크 변호사지식 재산권 온라인 소송 상표 소송 온라인 셀러들 상표 침해

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