[지식재산권] 혼동 가능성 이유서 답변

상표 출원 시 혼동 가능성(Likelihood of Confusion)으로 인한 거절은 상표 출원의 거절 이유 중 가장 많은 부분을 차지한다. 혼동 가능성의 중요한 판단 기준은 상표 간의 유사성과 그 상표가 사용되는 상품 간의 유사성이다.
 
출원상표의 심사에서 비교 대상이 되는 각 상표 또는 서비스의 성질 및 서로의 관련성은 상표 출원 및 등록 상표에 기재된 상품 또는 서비스를 기준으로 한다. 일반적으로 구매자는 상표의 세부적인 면을 기억하지 않으며 상표 및 상품에 관련된 전체적 인상 만을 기억한다. 그러므로 심사관은 상표의 세부적인 면이 달라도 전체적으로 받는 인상에 혼동 가능성이 있는가를 판단하게 된다. 이처럼 객관적 요인 이외에 주관적 요인도 고려된다.
 
심사관은 문자 상표(Word Mark)의 유사성에 대해 후출원인의 상표와 인용되는 선등록 또는 선출원 상표의 겉모습, 발음 및 의미를 비교하여 결정한다. 인용된 상표와 비교할 때 상표의 일부분이 단순히 변경, 삭제 또는 추가된 것은 그로 인한 차이가 뚜렷한 상업적 인상의 차이를 일으키지 않는 한 혼동이 있을 수 있는 것으로 본다. 즉, 상품의 성질을 단순히 묘사하거나 일반적으로 표현한 차이점은 상업적 인상의 차이가 없다고 간주하나, 새로운 또는 간접적, 즉 암시적인 의미의 차이점은 뚜렷한 인상의 차이가 있어 혼동 가능성이 없다고 주장할 수 있다.
 
디자인 상표(Design Mark)의 경우에는 겉모습, 즉 시각적 유사성이 판단의 기준이 되지만, 문자와 디자인이 결합한 상표는 문자에 일반적으로 비중을 더 주며, 문자에 별 특징이 없는 경우에는 디자인에 비중을 두게 된다. 상표의 유사성 비교 후 상표가 사용되는 상품의 유사성도 매우 중요히 고려되겠다.
 

미 특허청의 거절을 극복하려면 상표 및 사용 상품의 차이점에 근거해 상표의 전체를 비교했을 경우 혼동 가능성이 없다는 주장과 증거를 제출하면 된다. 기본적으로 후출원인은 거절에 인용된 상표와 자신의 상표에 차이점이 있고, 그 차이점으로 의해 두 상표의 구매자층에 주는 전체적 상업적 인상이 다르므로 혼동이 없음을 주장한다. 특허청에서 혼동을 일으킬 수 있는 부분이라 지적한 상표의 부분이 관련된 상품에서는 흔히 사용되는 단어/문구/디자인일 경우, 후출원인은 특허청에 이미 등록된 여러 상표를 예로 하여, 특허청에서 지적한 부분은 특별한 보호 범위가 아님을 증거 자료로 제출할 수 있다.  
 
만일 등록상표의 단어나 디자인이 상품이 업계에서 특정한 의미를 갖는다면 제삼자, 출원인 및 등록 상표권자의 출판물에 단어나 디자인이 업계가 사용하는 특정한 의미로 사용되고 있음을 제시하여 등록상표의 보호 범위가 좁다 주장할 수 있다. 추가로 상표 출원서에 기재한 상품을 선등록상표의 상품과 구별되도록 보정하여 극복할 수도 있다.
 
언뜻 유사해 보이나 혼동 가능성이 없는 것으로 인정된 예에는 BED AND BREAKFAST REGISTRY(숙박업)와 BED AND BREAKFAST INTERNATIONAL(숙박업), AMAZON(핫소스)과 AMAZON(식당업)이 있다. 반대로 혼동 가능성이 있어 거절된 상표의 예로는 PINE CONE(과일 포장용기)과 PINE CONE(과일 통조림), ULTRATAN(선탠 관련 상품)과 ULTRATAN(선탠 관련 서비스)가 있겠다.  
 
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박윤근 / Park Law Firm 변호사