[지식 재산권] 한국 기업의 미국 상표 출원 유의사항

해외 상표 등록 가능, 이후 사용실적서 제출
식별력 강하고 혼동 가능성이 낮아야 유리

코로나19 팬데믹이 불러온 큰 변화 중 하나는 바로 전자상거래 시장의 대폭적인 성장으로 꼽을 수 있다. 이에 한국 기업이 미국에서 상표를 출원할 때 유의해야 할 점에 대해서 알아보겠다.
 
먼저, 상품(서비스)과 상품류이다. 기업에서는 상표가 결정된 이후 해당 상표를 사용하여 판매할 상품(서비스)과 포함된 상품류를 지정해서 출원해야 한다. 종종 기업들이 상표권을 통하여 해당 단어에 대한 모든 독점권을 갖는다고 오해하는데 상표 등록은 단어 자체에 대한 권리가 아닌 지정된 상품에 제한된 권리이다. 상품류는 총 45개로 상품은 1~34류, 서비스업은 35~45류로 구분된다. 간혹 기업들이 온라인에서 상품을 판매하기 위해 35류로 상표를 출원하는 경우가 있다. 35류는 홍보, 사무실 기능, 도소매, 중개, 판매대행 서비스를 포함한 류로 미국에서 해당 서비스를 직접 제공할 경우에만 적합하다. 만약 아마존이나 이베이 등의 전자상거래 플랫폼을 통해 상품을 판매할 경우, 판매하는 상품의 상품류를 지정해야 하며 35류에 대한 출원은 불필요하다. 정확한 상품(서비스)과 상품류를 지정하지 못할 경우 심사관의 OA가 발부되며 OA 대응을 위해서는 추가적인 비용이 발생하기에 출원 시 꼼꼼히 확인할 필요가 있다.  
 
다음은 상표 사용이다. 많은 기업이 상표의 보호 범위를 늘리기 위해 한국에서처럼 최대한 많은 품목을 지정하여 상표 출원을 시도한다. 하지만 미국에서 상표를 출원하기 위해서는 반드시 실제로 상표를 사용하여 상품(서비스)을 판매해야 한다. 상표 등록을 위해서는 사용실적서를 제출해야 하는데 출원된 상표가 지정한 상품(서비스)에 사용되는 사진 등이 되겠으며 제출할 수 있는 자료로는 상품 사진, 패키징, 라벨, 태그 등이 있다. 해외 등록 상표를 기반으로 출원할 경우 사용실적서 제출 없이도 등록이 가능하지만, 등록 후 5~6년 차에 증거자료를 제출해야 한다.  
 
마지막으로 상표 선정이다. 기업이 선택하는 모든 상표가 미국에 등록될 수 있는 것은 아니다. 식별력이 약한 상표는 등록이 불가하다. 예를 들어, 커피를 판매하면서 'Coffee'라는 상표를 사용할 경우 상표가 제품을 그대로 지칭하는 단어로 상표 등록이 불가하며, 신발의 상표로 'Good Shoes'를 사용할 경우 상품을 묘사하는 단어로 구성되어 부기록부에만 등록이 가능하다. 임의적인 단어 또는 Google이나 Exxon과 같이 창작된 단어는 식별력이 강하여 상표로 사용하기 좋겠다. 단, 아무리 식별력이 강해도 타기업이 이미 유사한 상표를 출원한 경우 등록이 불가하다. 두 상표가 유사하고 소비자가 상품이나 서비스가 동일한 출처에서 왔다고 생각할 수 있을 경우 혼동가능성(Likelihood of Confusion)이 있다고 판단된다. 상표의 외관뿐만 아니라 소리, 전체적인 임프레션을 보고 유사상표 여부를 판단하기 때문에 등록 가능성을 높이기 위해서는 사전에 유사한 상표가 있는지 검색하는 것이 바람직하다.
 

미국 상표법을 준수하면서 기업의 이미지를 대표할 수 있는 좋은 상표를 선정하는 것이 매우 중요하겠다.  
 
▶문의:[phone] ext.142

김 바바라 / KOTRA LA IP DESK 변호사