[지식 재산권] 온라인 셀러 대상 상표 침해 소송

알리바바 등 이용한다면 미리 정품 서류 확보해야
각종 통합 관리 시스템 편리하지만 소송 위험도 커

 2018년부터 모조품을 판매하는 온라인 셀러들을 대상으로 일리노이 북부 지방법원에 제기되는 상표 침해 소송에 대한 지원 문의가 접수되고 있다. 본 상표 침해는 Mass Counterfeiting cases라고 불리는데 이베이나 엣지, 위시 등의 온라인 상거래 플랫폼에서 모조품을 판매하는 온라인 셀러들을 하나의 상표 침해 소송에 단체로 피고로 적격하여 소송을 제기하는 것을 말한다.  
 
Mass Counterfeiting 소송은 지금 미국 지재권 분야에서는 핫이슈이다. 이러한 소송은 2015년에는 전체 상표 소송의 3%에 불과하였으나, 2020년에는 총 592건을 기록하며 전체 상표 소송의 16%를 차지하게 되었다. 이러한 특정한 형태의 상표 소송이 전체 상표 소송의 엄청난 부분을 차지하고 있다.  
 
Mass Counterfeiting 소송이 가장 활발하게 일어나는 지역은 일리노이 북부 지방법원이다. 다른 법원에서도 조금씩 소송이 제기되고 있으나 일리노이 북부 지방 법원에는 2020년까지 총 1475건이 접수돼 대부분의 Mass Counterfeiting이 접수된 것으로 기록되었다.  
 
이렇게 나날이 늘어나는 Mass Counterfeiting 소송에 걸리지 않기 위해서는 어떻게 해야 할까? 온라인에서 판매하는 제품은 반드시 정품이어야 한다. 온라인에서 판매하는 제품은 정식 유통업체 또는 정식 소매점에서 구매하여야 하며 정품을 구매한 경우에는 추후 상표 소송에 걸렸을 경우 정품임을 증빙할 수 있도록 반드시 영수증을 보관하여야 한다. 주의하여야 할 것은 알리바바나 알리익스프레스에서 100% 정품이라며 판매하는 제품들은 대부분 정품이 아닐 수 있다. 지난 수년간 해당 사이트에서 정품이라고 하여 제품을 구매한 뒤 상표 침해 소송에 걸린 우리 기업들이 해당 알리바바나 알리 익스프레스 셀러에게 소송에 걸렸으므로 정품 증빙 서류를 보내 달라고 요청하였을 때 연락이 온 판매처는 단 한 곳도 없다. 만약 이러한 사이트에서 구매할 계획이 있는 기업은 미리 정품임을 확인하고 해당 서류를 보유한 뒤 구매를 하는 것이 좋겠다.  
 

또 다른 방법은 상표권자에게 정식으로 라이선스를 받는 경우이다. 의외로 많은 상표권자가 자신들의 상표에 대해 라이선스를 주는 것에 동의한다. 유명 상표의 경우는 웹사이트 등에서 라이선스를 원하는 기업이 어떻게 연락을 취해야 하는지를 안내하기도 한다. 또는 상표청에서 찾을 수 있는 주소를 활용하여 직접 상표권자에게 라이선스 문의를 취해봐도 되겠다.
 
마지막으로 유의해야 할 사항은 최근 사용되는 ‘온라인 쇼핑몰 통합 관리 시스템’이라는 것이다. 이는 위시 등의 쇼핑몰에 한국의 쿠팡 및 지마켓 등에 판매되는 제품을 일괄 리스팅하는 것인데, 기업 입장에서는 수월하게 몇만개의 제품을 리스팅할 수 있다. 그러나 이러한 대량 등록 프로그램을 사용할 경우, 자신이 판매하고자 하는 제품이 미국에 등록된 타인의 상표인지가 확인이 되지 않은 채 그대로 등록시키고 있어 해당 프로그램을 사용한 우리 기업들이 몇 주 간격으로 3차례의 상표 침해 소송을 당하는 것을 보았다. 해당 프로그램을 이용하는 것은 많은 위험성이 있으므로 사용이 지양되어야 할 것으로 생각된다.  
 
팬데믹으로 인해 온라인 쇼핑이 선호되며 2019년에 비해 2020년의 온라인 판매는 32.5% 늘어났고 온라인 시장은 계속된 성황을 누리고 있다. 그러나 온라인 시장이 성황을 누리는 만큼 판매자를 대상으로 하는 소송 역시 더욱 활발해질 것으로 예상한다. 우리 기업에서 정품 확인을 게을리하거나 정품이 아니라도 한 번쯤은 괜찮겠지라는 안일한 생각은 사업의 존폐를 흔드는 큰 문제로까지 번질 수 있으므로 온라인에서 제품을 판매할 때는 만전의 주의를 기울여야 함을 거듭 강조하겠다.
 
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김윤정 / KOTRA LA IP 데스크 변호사