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특허침해 소송 전략 수립 [ASK미국 상표/특허/저작권법-채희동 변호사]

▶문= 특허침해 대응을 위한 소송 전략을 수립하는 데 있어서 법원 소송, 무역위원회 (International Trade Commission, ITC) 소송 및 특허청 소송에서의 고려 사항은 무엇인가요.       ▶답= 특허침해 대응 전략에는 법원 소송과 무역위원회(ITC) 소송이 포함되며 상대방이 특허청에서 특허 무효심판을 요청할 수 있기 때문에 이 세 가지 절차를 모두 고려한 전략적 계획이 필요합니다.     법원에서의 특허침해 소송은 특허의 유효성과 침해 여부, 그리고 구제 방안을 포함한 여러 이슈들을 다룹니다. 구제 방안에는 침해행위 중단 명령, 손해배상, 소송비용 부담 등이 있습니다. 신속한 법적 구제를 원한다면, 임시 금지명령이나 예비 금지 명령을 요청할 수 있습니다. 그러나, 법원 소송은 시간과 비용이 상당히 소요될 수 있으며, 법원이나 배심원의 기술적 이해도가 낮을 경우 불확실성이 커질 위험이 있습니다.     ITC 소송을 통해 승소하면 수입금지 조치나 판매 금지 명령을 받을 수 있지만, 손해배상은 받을 수 없습니다.  또한, 'domestic industry' 요건이 충족되어야 하며, 단순히 지식 재산권을 가지고 있다는 것만으로는 부족하며 지식 재산권과 관련하여 보호되어야 할 국내 산업이 존재한다는 것을 증명해야 합니다. ITC 소송은 일반적으로 1년에서 1.5년 정도 소요되며, 법원 소송보다 상대적으로 신속하게 진행됩니다. 따라서, 수입금지나 판매중지를 신속하고 확실하게 받아내는 것이 주요 목표일 경우 이 방법을 고려할 수 있습니다.   특허청의 PTAB (Patent Trial and Appeal Board)을 통하여 PGR (Post Grant Review)와 IPR (Inter Pates Review) 등의 특허 무효심판을 진행할 수 있습니다. PGR은 특허 등록 후 9개월 이내, IPR은 그 이후에 신청할 수 있습니다. 특허침해 소송이 제기되면, 상대방은 1년 이내에 IPR을 제기할 수 있습니다.     법원 소송과 무역위원회 소송은 동시에 진행될 수 있고, 필요에 따라 차례대로 진행될 수도 있습니다. 주요 목표가 수입금지/판매금지 조치를 받는 것인지, 아니면 손해배상을 받는 것인지에 따라 전략을 결정해야 합니다. ITC 소송이나 특허청 심판이 시작되면, 법원 소송이 일시 중지될 수 있음을 고려해야 합니다. 또한, ITC나 특허청은 기술적 이해도와 특허법에 대한 전문성이 높다는 것도 고려해야 합니다. 또한, 이러한 소송 모두 상당한 비용이 들 수 있다는 것도 염두에 두어야 합니다.     ▶문의:(213)387-3630 채희동 변호사미국 특허침해 특허침해 소송 특허청 소송 특허침해 대응

2024-02-06

지식 재산권 침해에 대한 무역위원회 소송 [ASK미국 상표/특허/저작권법-채희동 변호사]

▶문= 지식 재산권 침해에 대한 무역위원회 (International Trade Commission) 소송에 대해서 설명해 주세요.       ▶답= 일반적으로 특허, 상표, 저작권, 영업기밀 등 지식 재산권 침해 소송은 법원을 통해서 진행됩니다. 그러나 법원 소송이 오랜 시간이 소요될 수 있기 때문에 신속한 진행을 위해 무역위원회 소송을 고려해 볼 수 있습니다.     무역위원회 소송을 통한 지식 재산권 침해 소송은 대체로 1년에서 1.5년 정도 소요됩니다. 소장을 제출한 후 보통 30일 이내에 무역위원회에서 조사 개시 여부를 결정합니다. 조사 개시 결정이 내려지면 판사와 staff attorney가 배정되어 소송이 진행되며 증거 개시와 청문회 이후에 판사가 예비 결정을 내리고 이후 무역위원회에서 최종 결정을 내립니다. 이 결정에 대해서 대통령은 거부권을 행사할 수 있습니다.     법원 소송과 달리 무역위원회 소송에서 취할 수 있는 조치는 수입금지 조치나 판매 금지 명령으로 제한되며 손해배상액을 책정하지는 않습니다. 무역위원회 소송의 장점은 소송이 비교적 신속하게 진행되고, 무역위원회가 지식 재산권 법에 대한 전문성이 높으며 특허침해 소송의 경우 복잡한 기술에 대한 이해도가 높다는 점입니다.     또한 법원 소송의 경우 소환장과 소장의 피고에 대한 서비스를 원고가 직접 처리해야 하며, 해외에 위치한 피고에 대한 서비스에 어려움이 있을 수 있습니다. 반면에 무역위원회 소송에서는 무역위원회에서 직접 서비스를 처리하는 장점이 있습니다. 그리고 무역위원회 소송에서는 좀 더 넓은 범위의 피고들을 하나의 소송으로 진행할 수 있습니다.   그러나 무역위원회 소송에서는 'domestic industry' 요건이 충족되어야만 소송이 진행될 수 있습니다. 단순히 지식 재산권을 가지고 있다는 것만으로는 부족하며 지식 재산권과 관련하여 보호되어야 할 국내 산업이 존재한다는 것을 증명해야 합니다.       따라서 지식 재산권 침해가 발생하였을 때, 법원 소송뿐 아니라 무역위원회 소송도 고려하여 전체적인 소송 전략을 수립할 필요가 있습니다.       ▶문의: (213) 387-3630 채희동 변호사미국 무역위원회 특허침해 소송 무역위원회 소송 지식 재산권

2024-01-23

특허 소송과 Forum Shopping [ASK미국 상표/특허/저작권법-채희동 변호사]

▶문= 특허 소송에서의 Forum Shopping에 대해서 설명해 주세요.     ▶답= 복수의 관할 법원에서 동일한 사실관계에 대해서 소송을 제기할 수 있을 때, 그중 자신에게 가장 유리한 법원을 선택하여 소송을 진행하는 것을 Forum Shopping이라 합니다.     법원들 사이에 일관성이 유지되는 것이 중요하겠으나, 법이나 판례, 배심원의 성향, 또는 법원의 규정, 판사들의 성향 등에 있어서 차이나는 부분들로 인하여 소송의 과정이나 결과가 다를 수 있어 Forum Shopping이 발생하곤 합니다.     특허 소송에서도 Forum Shopping이 자주 발생합니다. 특히 텍사스주 동부 및 서부 지방법원은 특허권자에게 유리한 규정과 절차를 갖추고 있고, 배심원의 성향이 특허권자에게 유리하며, 배상금도 상대적으로 높게 책정되는 경향이 있기 때문에 많은 특허권자들이 이러한 법원을 선호합니다.     연방 대법원은 TC Heartland 판례를 통해 특허 소송의 관할법원(venue)을 피고 기업의 설립 지역이나 피고의 사업장이 있고 침해행위가 발생한 지역으로 한정하였습니다. 이러한 제약조건으로 인하여 텍사스주에서의 특허 소송 건 수가 크게 감소하였지만, 여전히 많은 특허권자들이 텍사스주에서 소송을 진행하고자 하며, 판사를 선택하기 위한 Judge Shopping도 지속적으로 발생하고 있습니다.     특허 소송은 대개 특허권자가 특허침해를 주장하며 시작됩니다. 그러나 특허 침해에 대한 경고장을 받은 당사자가 특허의 무효나 불침해를 주장하는 소송을 먼저 제기하여 소송을 시작할 수도 있습니다. 누가 먼저 소송을 제기하든 그 측이 소송을 진행할 법원을 선택하는 권한이 있습니다.     그에 반해 피고 측은 선택된 법원의 적절성에 대해 이의를 제기하거나 다른 법원으로 이동을 시도할 수 있습니다. 어느 법원에서 소송이 진행되느냐에 따라 소송 과정이나 결과에 큰 영향을 미칠 수 있어, 소송 초기 단계에서의 관할법원 선택은 중요한 이슈가 될 수 있습니다.     따라서, 특허소송이 예상될 경우, Forum Shopping과 Judge Shopping의 가능성을 검토해야 합니다. 특허권자는 어느 법원에서 소송을 진행할지 결정해야 하며, 경고장을 발송한 후 상대방이 먼저 소송을 제기할 가능성도 고려해야 합니다. 반면, 상대방은 특허권자의 Forum Shopping이나 Judge Shopping 가능성을 검토하여 대응 전략을 세워야 합니다.   ▶문의: 213) 387-3630 채희동 변호사미국 특허 특허권자가 특허침해 특허 소송 forum shopping

2023-10-31

아마존의 기능 특허 침해신고 절차, APEX [ASK미국 상표/특허/저작권법-채희동 변호사]

▶문= 아마존의 기능 특허 침해신고 절차인 APEX에 대해서 알려주세요.   ▶답= 아마존은 특허, 상표, 저작권 침해에 대해서 신고를 받아 조치를 취하는 절차를 운영하고 있습니다. 특히 디자인 특허 침해에 대해서는 상대적으로 적극적인 조치를 취하고 있습니다. 다만, 기능 특허 침해에 대해서는 조치가 잘 취해지지 않는 경향이 있습니다. 이를 보완하여 아마존은 Utility Patent Neutral Evaluation 프로그램을 운영해왔으며, 최근에 이를 공식화하여 APEX (Amazon Patent Evaluation Express) 절차를 마련하여 운영하고 있습니다.     APEX 절차는 기술적으로 복잡하지 않은 미국 기능 특허에 대해 적용되며, 특허 소유자는 아마존 리스팅의 제품이 특허를 침해했음을 입증함으로써 아마존 리스팅이 삭제되는 결과를 얻을 수 있습니다.     특허 소유자는 특허의 청구항 하나를 선택하여 APEX 신청을 할 수 있으며, 신청이 승인되면, 아마존은 해당 판매자에게 연락하여 APEX 참여 여부를 물어봅니다. 판매자가 참여를 거부하면 자동으로 패소하게 되며, 참여에 동의하면 양측은 각각 $4,000를 납부하고 중재자를 선정합니다. 특허 소유자는 침해에 대한 주장을 담은 서면을 제출하고, 아마존 판매자는 그에 대한 반박 서면을 제출합니다. 이후 특허 소유자는 다시 반박에 대한 답변 서면을 제출하게 됩니다. 중재자는 이러한 문서들을 검토하여 특허침해 여부를 판단합니다. 판단이 끝나면, 승소한 측은 납부한 $4,000를 환불받게 됩니다. 아마존 판매자가 참여를 거부하거나, 중재자가 특허 침해라고 판단하면, 해당 상품의 아마존 리스팅은 삭제됩니다.   APEX 절차는 일반 특허소송에 비해 대단히 신속하고 저렴한 비용으로 진행할 수 있다는 장점이 있습니다. 또한, 중재자가 신규성이나 진보성 부재에 따른 특허 무효성을 검토하지 않고, 특허 청구항 하나에 대해서만 진행하기 때문에, 특허의 기술적 복잡성이 낮고 권리범위가 넓은 경우에 유리한 결과가 나올 가능성이 높습니다.     다만 이 절차를 통해 손해배상을 청구할 수는 없고, 특허에 이슈가 있을 경우 상대방과의 법적 분쟁이 확대될 리스크가 있습니다. 따라서, 특허, 아마존 판매자, 아마존에 리스팅 된 제품 등을 검토하여 APEX 절차의 진행 여부를 결정하여 진행할 수 있겠습니다.     ▶문의:(213)387-3630 채희동 변호사아마존 미국 특허침해 여부 기능 특허 특허 상표

2023-09-05

특허침해에 대한 구제 방안의 종류 [ASK미국 상표/특허/저작권법-채희동 변호사]

▶문= 특허침해(Patent Infringement)에 대한 구제 방안(Remedies)에는 어떤 것들이 있나요?   ▶답= 특허침해 소송에서는 일반적으로 특허의 유효성, 특허침해 여부 및 구제 방안 등의 이슈들을 다루며, 만약 특허가 유효하고 침해된 것으로 판단되면, 구제방안에 대해서 판단하게 됩니다. 구제 방안에는 크게 침해행위 중단 명령, 손해배상, 변호사 비용 및 소송비용 부담 등이 있습니다.   법원은 침해행위 중단 명령을 통해 침해 제품의 생산, 판매, 사용 등을 중단시킬 수 있으며, 재고에 대해서는 폐기처분을 명령할 수도 있습니다. 금지명령에는 임시 금지명령, 가처분 금지명령, 영구적 금지명령 등이 있으며, 소송 초기의 긴급한 상황에서는 임시 금지명령을, 소송 진행 중에는 가처분 금지명령을, 소송 마무리 단계에서는 영구적 금지명령에 대한 이슈를 다룰 수 있습니다.     손해배상액은 금전적 손실 또는 합리적인 로열티로 산정합니다. 금전적 손실은 침해행위로 발생한 피해 금액으로서 특허침해 행위가 발생하지 않았을 경우와 비교하여 피해 금액을 산정합니다. 이를 합리적으로 입증해야 받아들여질 가능성이 높아집니다. 합리적인 로열티의 경우는 로열티 협상 상황을 가정하여 로열티 비율을 산정합니다. 과거에는 침해자 수익의 25%를 로열티로 산정하는 25% 법칙을 널리 사용되었으나 현재 이 방식은 법원에서 인정되지 않습니다. 그러나, 로열티 금액을 대략적으로 추정할 때 사용할 수 있습니다.   특허침해 청구의 소멸시효가 6년이므로, 손해배상액은 소송 제기 일로부터 6년 전까지의 금액을 기준으로 산정합니다. 단, 특허권자는 제품 등에 특허 표시를 해야만 손해배상액을 받을 수 있으며, 만약 특허 표시가 없었다면 손해배상액은 소송 제기일 또는 침해 통지가 된 날짜부터 계산됩니다. 또한, 고의적 침해와 같은 특별한 상황에 대해서는 손해배상액이 최대 3배까지 증가할 수 있습니다.   마지막으로 변호사 비용과 같은 소송 비용은 당사자 각자 부담이 원칙이기는 하나, 고의적 침해나 소송의 무리한 진행 등의 경우에는 패소한 자가 승소한 자에게 지불해야 할 수도 있습니다.     이러한 구제방안을 검토하면, 소송에서 최악의 경우부터 최선의 경우까지 평가하여 소송 전략을 수립하는 데 도움이 될 것입니다.   ▶문의: (213)387-3630 채희동 변호사미국 특허침해 특허침해 소송 유효성 특허침해 특허침해 행위

2023-04-04

특허명세서 청구항 작성 시 고려사항 [ASK미국 상표/특허/저작권법 - 채희동 변호사]

▶문= 기능특허의 청구항을 작성할 때 고려사항은 무엇인가요?   ▶답= 기능특허는 크게 명세서 도면 및 청구항으로 구성되며 특허의 권리범위는 청구항으로 표현됩니다. 하나의 특허가 다수의 청구항을 포함하는 것이 일반적이며 이중 하나의 청구항이라도 침해가 일어났다면 해당 특허에 대한 침해가 일어난 것입니다. 만약 침해주장제품이 청구항에 기술된 모든 구성요소 및 결합관계를 충족시킨다면 구성요소 완비의 법칙에 따라 침해주장제품은 해당청구항을 침해한 것입니다.       청구항을 작성할 때 권리범위가 너무 좁으면 특허심사를 통과하기는 수월하나 특허침해를 피해가는 것도 수월해지는 단점이 있으며 권리범위가 너무 넓으면 특허심사를 통과하기 어렵지만 일단 특허를 받으면 특허침해를 피해가기가 쉽지 않은 장점이 있습니다. 따라서 특허심사 통과 가능성과 특허침해 회피 가능성을 염두에 두고 청구항의 권리범위를 잡아야 합니다.   청구항은 크게 독립항과 종속항으로 구분되며 독립항은 그 자체로 완결되게 기술되는 청구항인 반면 종속항은 다른 독립항이나 종속항을 인용하여 그 내용을 모두 포함한 후 추가적인 구성요소나 결합관계를 포함하는 청구항입니다. 독립항에 대한 특허침해가 일어나지 않았다면 그 독립항을 인용하는 모든 종속항들은 자동으로 특허침해가 일어나지 않은 것이므로 독립항의 권리범위는 가급적 넓게 기술될 필요가 있습니다.   그러나 특허가 확보되었다 하더라도 특허무효심판에서 특허청구항이 무효화될 수 있고 그러한 비율이 상당히 높으며 권리범위가 넓은 독립항이 무효화될 가능성이 더 높기 때문에 특허침해소송에서의 승소가능성을 높이기 위해서는 종속항의 권리범위를 잘 잡는 것이 중요합니다.     청구항의 권리범위를 잡는데 있어서 경쟁사가 우리특허를 검토하여 우리 발명의 장점은 가져가면서 특허는 피해가고자 하는 시도를 할 수 있다는 것을 염두에 두고 이를 효과적으로 무력화시키기 위한 다양한 권리범위의 독립항들과 종속항들의 조합을 만들어내야 합니다. 일반적으로 발명자가 발명의 배경 구조 및 장점에 대해서 가장 잘 알고 있기 때문에 이러한 내용들을 특허전문가에게 잘 전달하여 청구항을 작성하는데 잘 반영될 수 있도록 해야 합니다.     ▶문의: (213)387-3630 채희동 변호사미국 특허명세 청구항 작성 특허침해 회피 특허심사 통과

2022-02-01

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