특허침해 소송 전략 수립 [ASK미국 상표/특허/저작권법-채희동 변호사]

▶문= 특허침해 대응을 위한 소송 전략을 수립하는 데 있어서 법원 소송, 무역위원회 (International Trade Commission, ITC) 소송 및 특허청 소송에서의 고려 사항은 무엇인가요.  
 
 
▶답= 특허침해 대응 전략에는 법원 소송과 무역위원회(ITC) 소송이 포함되며 상대방이 특허청에서 특허 무효심판을 요청할 수 있기 때문에 이 세 가지 절차를 모두 고려한 전략적 계획이 필요합니다.  
 
법원에서의 특허침해 소송은 특허의 유효성과 침해 여부, 그리고 구제 방안을 포함한 여러 이슈들을 다룹니다. 구제 방안에는 침해행위 중단 명령, 손해배상, 소송비용 부담 등이 있습니다. 신속한 법적 구제를 원한다면, 임시 금지명령이나 예비 금지 명령을 요청할 수 있습니다. 그러나, 법원 소송은 시간과 비용이 상당히 소요될 수 있으며, 법원이나 배심원의 기술적 이해도가 낮을 경우 불확실성이 커질 위험이 있습니다.  
 
ITC 소송을 통해 승소하면 수입금지 조치나 판매 금지 명령을 받을 수 있지만, 손해배상은 받을 수 없습니다.  또한, 'domestic industry' 요건이 충족되어야 하며, 단순히 지식 재산권을 가지고 있다는 것만으로는 부족하며 지식 재산권과 관련하여 보호되어야 할 국내 산업이 존재한다는 것을 증명해야 합니다. ITC 소송은 일반적으로 1년에서 1.5년 정도 소요되며, 법원 소송보다 상대적으로 신속하게 진행됩니다. 따라서, 수입금지나 판매중지를 신속하고 확실하게 받아내는 것이 주요 목표일 경우 이 방법을 고려할 수 있습니다.

 
특허청의 PTAB (Patent Trial and Appeal Board)을 통하여 PGR (Post Grant Review)와 IPR (Inter Pates Review) 등의 특허 무효심판을 진행할 수 있습니다. PGR은 특허 등록 후 9개월 이내, IPR은 그 이후에 신청할 수 있습니다. 특허침해 소송이 제기되면, 상대방은 1년 이내에 IPR을 제기할 수 있습니다.  
 
법원 소송과 무역위원회 소송은 동시에 진행될 수 있고, 필요에 따라 차례대로 진행될 수도 있습니다. 주요 목표가 수입금지/판매금지 조치를 받는 것인지, 아니면 손해배상을 받는 것인지에 따라 전략을 결정해야 합니다. ITC 소송이나 특허청 심판이 시작되면, 법원 소송이 일시 중지될 수 있음을 고려해야 합니다. 또한, ITC나 특허청은 기술적 이해도와 특허법에 대한 전문성이 높다는 것도 고려해야 합니다. 또한, 이러한 소송 모두 상당한 비용이 들 수 있다는 것도 염두에 두어야 합니다.
 
 
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채희동 변호사