[지식재산권] 상품 색깔과 모양 상표 등록 가능한가?

대기업 등 특허권 등록 움직임
색깔과 모양 지식재산권 중요

2021년 연방 제2항소법원의 판례(Sulzer Mixpac AG v. A&N Trading Co.)와 관련된 제품 ‘믹싱팁’은 임플란트 제조시 카트리지에 연결하여 몰딩 재료를 석는 데 사용하는 간단한 기구이다. 슐저 (Sulzer)는 스위스 다국적 기업으로 전세계 치과용 믹싱팁의 90% 이상의 시장을 독점하고 있다. 슐저는 수년 전부터 믹싱팁과 관련된 상표 25개를 미국 특허청에 등록했다. 노랑색, 녹색, 청색, 분홍색, 보라, 갈색(Candy-color, 사탕색깔로 통칭) 및 상품의 일부 모양을 조합하여 25개의 상표를 등록하여 사용하였다.  
 
A&N는 우리 로펌에서 대리한 한국 고객이다. 부산에 위치한 한국 중소기업 세일글로벌의 자회사로 세일글로벌이 제조한 믹싱팁 판매를 위해 세운 판매법인이다. 미국 치과 의료용 기구 박람회에서 세일글로벌 믹싱팀 제품을 전시하였고, 미국내 믹싱팁 수입 및 판매업자들의 명함을 받았다. 이후 슐저는 A&N과 세일글로벌을 상대로 뉴욕 멘헤튼에 위치한 뉴욕 연방지방법원에 상표침해 소송를 제기하였다.  
 
A&N 뿐만 아니라 슐저는 사탕색깔을 사용하여 믹싱팁을 제조하거나 판매하는 거의 모든 회사들을 상대로 미국 여러 법원에 소송을 제기하였다. 거의 모든 회사들이 소송대응을 포기하고 판매를 중지하거나 로열티를 지불하는 방식으로 슐저에 유리한 방향으로 합의하였다.  
 
그러나 유일하게 세일글로벌 안임준 대표는 부당하다고 생각하여 용감하게 소송 대응을 하였다. A&N은 사탕색깔로 명칭된 믹싱팁의 색깔은 상표적 사용이 아니라 기능적인 사용이며 오래전부터 각 색깔은 믹싱팁의 직경과 매칭되어 사용되어져 왔다고 주장하였다. 믹싱팁을 사용하는 치과의사, 간호사들이 만들고자 하는 임플란트 치아 종류에 따라서 적절한 재료와 믹싱팁을 선택해야 하는데, 믹싱팁의 직경을 알고 선택하는 것이 아니라 색깔을 보고 믹싱팁을 선택한다는 증거와 주장을 제기 하였다.  
 

그러므로 색깔은 상표적 사용이 아니라 기능적 사용이므로 상표가 무효라고 주장하였다. 또한 A&N에서 판매 예정이었던 세일글로벌 믹싱팁은 슐저의 믹싱팁과 동일한 색깔을 사용하고 있지만, 모양이 다르기 때문에 상표가 유효할지라도 비침해라고 주장하였다.  
 
슐저는 대형로펌을 고용하여 막대한 자금을 사용했다. 불필요한 증거조사 요구를 하는 등 매출이 없는 A&N이 과대하게 소송 비용이 발생하게 해 경제적 부담을 주는 전략으로 소송을 진행하였다. A&N는 소송비용 절감을 위해서 배심원 재판을 포기하고 판사단독 재판을 선택하였다. 1심 판사는 사탕색깔과 모양이 트레이드 드레스(Trade Dress)로 인정되며 상표적 사용으로 믹싱팁 소비자들에게 인식되어 있다고 판결했다. 거대기업인 슐저의 손을 들어 주었고 매출 하나 없는 A&N에게 2백만 달러 손해배상을 하도록 했다.
 
그러나 항소법원은 정반대로 1심 판결을 뒤집었다. 항소법원은 A&N의 주장을 받아들였다. 슐저의 사탕색깔은 믹싱팁 직경과 상응하여 기능적으로 사용하고 있으므로 슐저의 모든 관련상표가 무효라고 판결하였다. 슐저는 대법원에 항고하였으나 대법원은 사건 심리를 하지 않기로 결정했다. 항소법원의 결정이 최종 결정이 되었다. 골리앗과 다윗의 싸움처럼 작지만 정의를 위해서 용감하게 싸운 세일글로벌 때문에 직경 크기와 관련한 사탕색깔의 믹싱팁은 누구나 사용할 수 있게 되었다.  
 
한국 기업이 문자, 디자인, 로고 상표뿐만 아니라 상품과 제품의 색깔, 모양 또는 색깔과 모양의 조합을 상표로 등록해서 지적재산을 보호하고 시장을 지배할 수 있는 전략을 사용할 수 있기를 바란다.  또한 새로운 제품을 전시회에서 전시하기 전부터 특허나 상표와 관련해서 전문 변호사에게 상담받을 것을 권한다.  
 
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김재연 / 변호사