[지식재산권] 첫 미국 특허 출원

경험 중요 5년 이상 경력자에 의뢰 바람직
한글 출원서 영어 번역 시 미국 법에 맞춰야

발명에 대한 기술 특허를 받는 것은 기업에 이득이 될 수 있다. 그런데 특허 관련 업무에 경험이 없으면 미국 특허를 획득하는 일이 어려울 수 있겠다. 이 절차에 다음 몇 가지 중요한 사항을 고려하면 순조로운 미국 특허 출원이 가능하다.
 
우선 미국 특허 출원을 담당할 미국 로펌을 정해야 한다. 여러 가지 법을 다루는 로펌도 있고 특허법처럼 지식 재산법만 다루는 로펌도 있는데 특허 변호사의 숫자가 로펌의 특허법 능력을 많이 나타낸다.  
 
대형 로펌에는 특허 변호사가 50~200명이 있을 수 있고 소형 로펌은 특허 변호사가 1명만 있을 수도 있다. 대형 로펌은 명성이 좋은 대신 비용이 많이 들어서 부담이 될 수 있는 반면에, 특허 변호사 숫자가 1~2명만 되는 소형 로펌은 비용은 더 낮을 수는 있지만, 서비스가 좋을지 의문이 갈 수는 있다.
 
그런데 특허 출원을 담당할 로펌도 중요하지만 담당할 변호사가 더 중요하다. 즉 로펌의 명성이 높을 수도 있지만, 출원을 담당한 변호사가 경험이 부족하거나 특허 기술과 본인의 전문 분야가 틀릴 수도 있다. 반면에 명성이 높지 않은 로펌에도 능력 있는 변호사들이 있고 소형 로펌에도 이전에 대형 로펌에서 경험을 쌓고 온 변호사들이 있을 수가 있다. 특허 출원에는 많은 경험이 필요하기 때문에 적어도 특허 출원에 5년 이상 경험이 있는 변호사를 권한다.
 

그리고 발명은 특별한 분야와 연관이 되어있기 때문에 그 발명과 연관되는 배경이나 전공을 가진 변호사를 찾는 것이 중요하다. 예를 들어 생물이나 화학을 전공한 변호사는 전자나 기계 발명을 이해하기 쉽지 않을 수가 있다. 그러나 다른 전공이라도 연관성이 있으면 중복되는 부분이 있다. 예를 들어 기계 공학이나 전자 공학을 전공한 변호사는 간단한 소프트웨어 특허는 다룰 수 있다.  
 
그렇기 때문에 미국 변호사를 고용할 때는 로펌의 홈페이지나 링크트인(Linkedin)에서 변호사의 경험과 전공을 살펴봐야 한다.    
 
한국에 있는 기업이나 발명자는 보통 한국에서 특허를 출원한 후 그 특허 출원 기반으로 미국 특허 출원을 한다. 한국 특허 출원서 기반으로 미국 특허를 출원하면 한국 출원 날짜 후 12개월 이내에 미국 출원을 해야 하는데 영문 출원서를 작성해서 출원해야 한다.  
 
많은 경우에는 미국 변호사에게 영문 출원서를 처음부터 끝까지 작성하는 것보다는 비용을 줄이기 위해 한국 출원서를 영문으로 번역해서 미국 출원을 하기도 한다. 한국 출원 기반으로 PCT 국제 출원한 경우에는 한국 출원 날짜 후 30개월 이내에 미국 출원을 해야 하며 이 PCT 국제 출원서를 영문으로 번역해서 미국 출원 시 제출을 해야 한다.
 
그래서 미국 출원을 위해서는 한글로 된 특허 출원서를 영어로 정확하게 번역을 해야 하며 전문 특허 번역인에게 의뢰하는 것이 좋다. 그리고 영어로 번역된 출원서를 미국 변호사에게 미국 특허법에 맞게 수정을 요청할 수 있다. 물론 수정을 더 자세히 한다면 변호사 비용이 더 들겠지만, 출원 이후에 등록이 될 때까지 문제가 줄어들고 비용이 덜 들 수가 있다. 예를 들어 번역된 출원서를 수정을 안 하고 미국 출원을 하면 미국 법에 맞지 않거나 번역이 정확하게 안 된 부분이 있을 수 있으며 이런 경우에는 출원 과정에서 그러한 문제점을 해결하는데 더 많은 비용이 발생할 수 있다.
 
▶문의: [phone]

하준상 / Loza & LozaLLP 변호사