지식재산권 라이선스 계약 시 고려사항 [ASK미국 상표/특허/저작권법 - 채희동 변호사]

▶문= 지식재산권 라이선스 계약을 준비할 때 고려사항은 무엇인가요?
 
▶답= 지식재산권 라이선스는 일반적으로 지식재산권을 사용할 수 있는 권리를 부여하는 것을 의미합니다. 지식재산권 라이선스는 제품의 제조나 판매 등과 같은 비즈니스 계약의 일부로서 포함될 수 있고 지식재산권 침해분쟁의 합의 계약서에 포함될 수도 있으며 지식재산권 라이선스 자체를 주요 내용으로 하는 라이선스 계약으로 작성될 수도 있습니다.
 
지식재산권 라이선스 계약을 준비하기 위해서는 우선 라이선스의 대상과 이와 관련된 지식재산권(특허 상표 저작권 영업비밀 등)에 대해 검토하여 라이선스의 대상을 명확하게 정의해야 합니다. 지식재산권에 대해서는 소유권자 등록사항 유지관리 존속기간 분쟁이나 등록무효 리스크 등을 검토하여 라이선스 대상이 지식재산권에 의해 적절하게 보호되고 있는지 법률 리스크는 없는지 등을 검토해야 하며 필요하면 라이선스의 대상이나 지식재산권에 대한 가치산정을 진행할 수도 있습니다.
 
그 다음으로는 라이선스로 부여할 권리의 범위를 좀 더 구체적으로 정해야 합니다. 가령 지식재산권의 사용방식이나 사용범위를 한정할 수도 있고 제품의 종류나 유통경로 또는 수량으로 범위를 정할 수도 있으며 라이선스를 부여할 지역을 한정할 수도 있습니다. 그리고 라이선스의 계약기간 계약의 갱신 계약종료 계약종료 이후의 마무리 방식 등에 대해서도 결정해야 합니다. 또한 라이선스를 비독점적으로 할지 아니면 독점적 또는 Sole License로 할지도 정해야 합니다.
 

라이선스 금액에 대해서는 계약금 license fee 로열티 등으로 구성할 수 있고 금액이나 계산방식이 명확하게 기술되어야 하며 필요하다면 회계장부 열림권이나 감사권을 포함시킬 수도 있습니다. 그 밖에 제삼자와의 지식재산권 분쟁을 고려하여 warranty나 indemnity를 추가할 수 있으며 confidentiality non-compete 지식재산권 개선사항에 대한 처리 라이선스의 특허청이나 저작권청에의 등록 등을 포함시킬 수 있습니다. 이러한 다양한 조항들에 대해서 검토하여 우선순위를 정하여 라이선스 협상을 효과적으로 진행해 나갈 수 있고 자신의 목표를 극대화시킬 수 있는 라이선스 계약을 작성할 수도 있습니다.
 
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채희동 변호사