미국특허청 상표소송의 종류 [ASK미국 상표/특허/저작권법-채희동 변호사]

▶문= 상표분쟁이나 상표등록 관련해 미국특허청에서 진행할 수 있는 소송에는 무엇이 있나요?
 
 
 
▶답= 일반적으로 연방법원에서 진행되는 상표소송은 많은 시간과 비용이 소요되는 단점이 있는 반면 특허청에서 진행되는 상표소송은 상대적으로 저렴한 비용으로 좀 더 신속하게 진행할 수 있습니다. 따라서 상표침해소송과 같이 반드시 법원에서 소송을 진행해야 하는 경우가 아니라면 상표분쟁이나 상표등록과 관련해 특허청 소송을 활용할 수 있는지 고려해 볼 필요가 있습니다.
 
특허청에서 진행되는 상표소송에는 이의신청 상표등록 무효소송  상표의 동시사용권 소송 저촉심사 등이 있으며 Trademark Trial and Appeal Board(TTAB)에서 관할하고 있습니다. TTAB는 상표심사에서의 심사관 거절결정에 대한 항소도 담당하고 있습니다.  
 

특허청 상표출원은 크게 심사관 심사와 이의신청을 받는 공고기간으로 구성되며 이 두 단계를 모두 통과해야 상표등록으로 이어질 수 있습니다. 심사관 심사에서 등록이 최종 거절되었을 때 출원인은 이에 대해서 TTAB에 항소를 제기할 수 있습니다. 그리고 공고기간 동안 상표등록으로 인해 피해를 볼 수 있는 제삼자는 상표등록을 저지하기 위해 이의신청을 제기할 수 있습니다. 이의신청이 상표출원 과정에서 등록을 저지하기 위한 것이라면 상표등록 무효소송은 이미 등록된 상표에 대해 제삼자가 상표등록을 취소시키기 위해 진행할 수 있는 절차가 됩니다.
 
TTAB에서는 상표의 동시사용권 소송과 저촉심사도 담당하는데 전자는 혼동가능성이 있는 동일하거나 유사한 상표들에 대해 복수의 상표들이 동시에 등록되는 것이 가능한지 검토하는 절차로서 일반적으로 지리적으로 분할하거나 지정상품/서비스에 조건을 부과하여 복수의 상표들이 동시에 등록이 되는 것이 가능할 수도 있습니다. 반면 후자의 경우 혼동가능성이 있는 복수의 상표들에 대해 어느 상표에 우선권이 있어서 상표등록이 이루어져야 하는지를 결정하는 절차입니다.
 
TTAB 절차를 활용하여 상표등록을 확보하거나 상표분쟁에서 원하는 목적을 달성할 수 있으며 상표분쟁에서 settlement agreement co-existence agreement license agreement 등을 유리하게 이끌어내는 데에도 TTAB 소송을 활용할 수 있는 부분이 있는지 검토해보아야 합니다.
 
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채희동 변호사