[지식재산권] 개인 발명자 및 중소기업의 특허

소송 발생 시 천문학적인 비용 발생 대비책 필요
선 협상·성공보수 계약·소송금융회사 활용 가능

지난 칼럼을 통해 특허계에서 벌모(伐謀)의 전략에 대해 소개하였다. 바로 손자병법에서는 적의 침략 의도를 사전에 굴복시켜 전쟁 없이 승리하는 벌모를 최상책으로 꼽는다. 특허계에도 미국 특허청 정보제공을 통해 경쟁사의 특허 등록을 사전에 저지시켜 흔히 전쟁에 비유되는 특허 분쟁을 미연에 방지할 수 있는 벌모와 같은 전략이 있음을 설명했다. 이번 칼럼에서는 개인 발명자나 중소기업이 보유한 핵심 특허를 활용하는 방법에 대해 알아보기로 한다.

개인 발명자나 중소기업 입장에서 적지 않은 특허 작성 및 등록, 유지비용을 고려할 때 보유 특허를 적극적으로 활용할 수 있는 방안을 찾게 되는 것은 당연한 일이다. 하지만 수십억 원 규모의 소송 비용을 고려하면 개인 발명자나 중소기업이 자비로 특허 소송을 진행하기란 거의 불가능이다. 손자병법에서 천문학적인 금액이 들어가는 전쟁은 되도록 피하는 것이 좋으나 만약 전쟁을 하게 된다면 식량과 같은 전쟁물자는 적지에서 충당하라고 하였다. 즉, 전쟁 비용을 외부에서 충당하라는 뜻이다. 특허가 전쟁에 있어 병사라면 소송비용은 식량에 비유될 수 있겠다. 소송 비용을 외부에서 충당하여 보유 특허를 활용할 수 있는 방안을 몇 가지 소개한다.

첫째로, 여러 특허 침해 타깃 중 소송 없이 협상 가능한 타깃에 먼저 접근하여 라이선스 계약을 맺는 방법이다. 이 라이선스 계약금을 기반으로 다른 추가 타깃을 공략하는 데 활용하는 것이다. 실제 이종호 서울대 교수가 발명한 반도체 핀펫(FinFET) 기술 특허를 가지고 2016년 KAIST IP가 삼성전자를 상대로 소송을 걸기 전에 인텔과 100억원의 라이선스 계약을 맺은 사례가 있다. KAIST IP는 2020년 2월 삼성전자로부터 대략 2230억원의 손해배상 판결을 받아냈다.

하지만 일반적으로 소송 없이 큰 금액의 라이선스 계약을 맺어줄 기업이 많지는 않을 것이다. 이런 경우 두 번째 방법으로 로펌과 성공보수(Contingency Fee) 계약을 맺어 당장의 소송 비용은 로펌에 일부 전가하고 승소할 경우 로펌과 손해배상금을 나누는 방식이다. 위에 소개한 KAIST IP 건에서도 KAIST IP가 로펌과 성공보수로 계약한 것으로 알려져 있다.

하지만 이 경우에도 문제가 있다. 변호사 비용 외의 각종 기술 및 손해배상액 전문가 등의 기타 비용이 일반적으로 성공보수 계약에 포함되지 않는다. 실제 이러한 기타 소송 비용만도 상당히 큰 금액이기 때문에 개인 발명자나 중소기업이 부담하기에는 여러모로 무리가 있다.

이럴 경우 세 번째 방안으로 소송금융회사(Litigation Finance Firm)를 활용할 수 있다. 소송금융회사는 투자자에게 받은 투자금을 소송에 투자하여 승소 시 손해배상금액의 일부를 가져간다. 보통 특허권자가 로펌과는 시간당 비용으로 계약을 맺고, 소송금융회사에서 변호사 비용을 부담하는 방식으로 계약을 진행하는 경우도 있지만, 변호사 비용은 로펌에서 성공보수로 담당하고 그 외의 기타 비용을 소송금융회사에서 담당하는 방식의 계약을 맺는 경우도 있다.

특허와 같은 지식재산권 분야의 하나인 저작권의 경우 개인 작곡가나 작사가가 히트송을 만들어 수십억에서 수백억 원의 저작권료를 보상받는 것이 당연하게 여겨지는 세상이 되었다. 천문학적인 소송 비용 때문에 특허의 활용이 쉽지는 않지만, 위에 소개한 세 가지 방법을 상황에 맞게 활용하여 국가와 인류의 과학 발전에 기여한 개인이나 중소기업이 발명한 특허에 대해서도 충분한 보상이 돌아갈 수 있기를 기대해 본다.

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장광호 변호사 / K&L Gates 변호사