[KOTRA 칼럼] 지식재산권 침해 경고장 대응 가이드

미국 사업을 추진하는 과정에서 지식재산권 침해 경고장을 수신하는 우리 기업들을 위해 초기 대응 전략 몇 가지를 안내하고자 한다.

1단계: 경고장을 보낸 주체 파악하기
경고장 발송 회사를 인터넷에서 검색해보고 어떤 산업에 종사하는지, 경쟁사인지, 특허괴물인지 확인해보아야 한다. 이 회사가 미국에 실제 존재하는 법인인지도 당 회사가 설립•등록된 주의 국무부 웹사이트에서 찾아본다. 혹시 누군가가 침해 경고장을 허위로 작성해서 공갈 협박하는 상황이 아닌지 가리기 위한 절차다.

2단계: 경고장의 핵심 주장과 상대의 의향 파악하기
경고장에서 상대가 침해당했다고 주장하는 권리가 무엇인지, 분쟁의 발단이 된 우리 기업 제품•서비스가 무엇인지, 어떤 근거로 침해라고 주장하는지, 상대가 원하는 바가 무엇인지(제조•판매 중단, 합의금 지급, 시장 진입 방해, 라이선싱 로열티 수익 창출 등), 또 얼마나 강경한 입장인지를 간파해야 한다. 다만 경고장이 요구하는 시정 조치는 일반적으로 과장되어 있음을 감안하고 합리적인 선에서 협상을 시도해보아야 한다. 상대의 주장 및 요구를 액면 그대로 해석할 필요는 없다.

3단계: 지식재산권 분쟁 대리 경험이 풍부한 변호사 선임하기
상표•특허•저작권 분쟁 업무를 대리한 경험이 풍부하고 관련 기술 및 콘텐츠에 대한 이해도가 높은 변호사를 선임하는 것이 최선이다. 상대측 요구를 다 들어주고 사업을 영구히 접을 용의가 있다면 변호사 없이 직접 협상해도 괜찮다. 하지만 법적 책임과 합의금 규모를 낮추고자 한다면 반드시 변호사를 선임하여 항변 논거를 마련하고 답변서에서 상대측 주장을 반박한 뒤 타협점을 찾는 것이 수순이다. 피소 전일 경우, IP-DESK 법률의견서 작성비용 지원사업을 통해 우리 기업들이 한국어 구사 가능한 미국 변호사를 선임하여 경고장에 대한 답변서 작성을 의뢰하고 관련 비용을 최대 70%까지 한도액 1만 달러 내에서 지원받을 수 있다. (www.kotra.or.kr > 맞춤형 서비스 > 해외지식재산권보호 > 지원신청)

4단계: 항변 논거 마련하기
경고장에 반박하는 논거를 구축하는 단계이다. 상대의 권리가 무효하다고 방어하거나, 권리가 유효하더라도 법적으로 침해가 성립될 수 없다고 주장하거나, 또는 둘 다 공략해볼 수 있다. 이때 관련 정보를 변호사에게 투명하게 공개하는 것이 중요하다. 불리한 사실도 변호사가 인지해야 최선의 방어 전략을 짤 수 있다.

5단계: 경고장에 반박하는 답변서 보내기
경고장에는 대개 회답 날짜가 명시되어 있다. 가능하면 이 기한 내에 답변하는 성의를 보이는 편이 좋지만 꼭 그래야 하는 것은 아니다. 사안 검토 중임을 알리고 2주 정도 회신 기한 연장을 요청하면 대부분 수용해준다. 우리 기업의 답변서가 침해 주장을 잘 반박한다면 경고장을 보낸 측이 후속 조치를 취하지 않은 채 상황이 종결되는 경우가 많다. 명시적으로 승복하지 않더라도 상대가 분명 답변서를 받았고 몇 달 뒤까지 무반응이라면 답변서의 논리에 설득 당한 것으로 간주해도 좋다. 만일 상대가 이를 받아들이지 않는다면 재차 반박을 하던지 소송을 제기할 것이기 때문이다.

맺음말
경고장 문구는 대개 위협적이지만 유능한 전문가를 선임하여 대응한다면 내 사업을 무사히 지켜낼 수 있다. 실제로 매년 많은 한국 기업들이 뉴욕 IP-DESK 법률의견서 지원사업을 통해 침해 경고장에 성공적으로 대응하고 있다. 갑작스러운 사업 위기를 이겨낼 지원군이 필요한 우리 기업들은 언제든지 뉴욕 IP-DESK의 문을 두드리기 바란다.


박다미 변호사/KOTRA 뉴욕 IP-DESK